专利自由实施（FTO）实操及注意事项浅析
摘要：随着经济的发展、科技的进步，企业研究开发出了各种各样的产品，在给企业带来利润的同时也给企业带来了不同程度的知识产权纠纷，况且知识产权纠纷案件逐年递增；FTO对专利纠纷具有“治未病”的作用，对其进行详细梳理，探讨一下FTO非诉项目的应用场景、流程、注意事项，更好的为企业的产品保驾护航。
关键字：知识产权纠纷、FTO、治未病
一、FTO概述
在日常的工作中，经常碰到“专利预警”、“侵权分析”、“专利风险分析”、“知识产权尽职调查”、“非侵权分析”、“专利规避”、“专利自由实施”、“FTO”、“知识产权合规”等等，上述概念之间具体什么关系，FTO的概念又是什么。
Freedom to operate (FTO)is the ability to proceed with research,development and commercialization of a product, while fully accounting for any potential risks of infringing activity,ie.,whether a product can be made, used, sold, offered for sale, or exported, with a minimal risk of infringing the unlicensed intellectual property rights (IPR) or tangible property rights (TPR)of others[1].
自由实施（FTO）分析是识别侵权风险的方法，包括侵犯第三方的权利或被第三方侵权，以使组织能够以任何相关方式（例如，产品商业化、许可）部署创新及相关知识产权[2]。
专利预警是指通过收集与分析本行业技术领域及相关技术领域的专利信息和国内外市场信息，了解竞争对手的行为，把可能发生专利纠纷的前兆及可能发生的危害、建议采取的对策措施及时告知相关政府部门、行业组织及业内企业；同时发布专利权被侵害的信息，建议行业组织和业内企业采取应对措施[3]。
FTO是个外来词，有时也称right to use,翻译成中文是技术自由操作，要理解其本质还需还原到其产生的源头。
美国专利法第284条第2款：一旦发现专利侵权成立，法院可以将损害赔偿金增加至发现或评估金额的三倍。由此第284条第2款的规定作为专利侵权惩罚性赔偿的法律依据。
美国现行专利法没有对惩罚性赔偿的适用门槛和范围，随着该制度的立法演变及在司法适用中的经验积累，由最开始的强制适用，逐渐发展为以当事人的主观过错作为该制度的使用标准，使用标准经历了三个阶段，“合理注意义务”标准、“客观轻率”标准、“主观过错”标准[4]。还有另外一种描述，第一阶段“合理注意义务”与“律师意见”规则；第二阶段“客观鲁莽”标准；第三阶段“主观过错”标准[5]。
在认定是否构成故意侵权时，陪审团将围绕被控侵权的所有事实进行考虑，可能包括但不限于：（a）被控侵权人是否有意抄袭所主张的发明或受专利保护的产品；（b）被控侵权人是否为避免侵犯专利而尽到应有的注意（规避设计的证据）；（c）被控侵权人是否依赖律师法律意见；（d）被控侵权人是否提出侵权的实质抗辩理由；（e）专利是否正在或已经过复审。
合理注意义务（affirmative duty of care）：是指只要潜在的专利侵权人注意到专利的存在，其就有义务进行调查，以确保其不会侵犯他人的专利权，或者当涉案专利为无效专利时，如果没有进行必要调查，那么将面临承担不利风险的可能性。
律师意见规则：若潜在专利侵权人实际知晓他人的相关专利权的存在，就有“合理注意义务”以尽应用的谨慎来“确定”其本身的行为是否构成专利侵权。这样的“确定”义务包括但不限于在任何可能的侵权活动开始前，向专业律师寻求可靠法律意见。在“法律意见”规则中，若侵权被告因合理信赖其律师提供的不构成专利侵权的法律意见而实施了涉案侵权行为，法院会将这种情形作为被告不具有侵权的主观过错的参考因素纳入分析。联邦巡回法院提出，如果被告未能提供律师意见，则意味着“被告要么没有就此寻求律师意见，要么得到了相关行为可能侵权的律师意见”[4]。
综上，FTO是专利侵权案件中抗辩惩罚性赔偿的一种手段；FTO是个外来词，翻译成中文是技术自由实施，导致在理解时扩大了概念范围，FTO使用其最基本和普遍的定义，限定在专利风险分析的范围内。FTO主要目的是用于证明非故意侵权以避免可能的惩罚性赔偿；专利自由实施报告是相对企业实施的技术是否侵犯他人的专利权进行尽职调查和发表法律意见，并作出是否侵犯他人专利权的分析报告。在具体的FTO检索分析过程中，要考虑“侵权分析”、“专利风险分析”、“非侵权分析”，对于后期风险的规避要考虑“专利规避”；而“知识产权尽职调查”、“知识产权合规”其范围更大，不限于专利。
二、FTO应用场景
FTO本身就是对企业专利风险的“体检”，因此对于企业在产品研发阶段（包括研发前、研发中、研发后）、上市阶段（包括上市前、上市后）均可开展FTO分析项目，应用场景的范围比较广泛，下面举例参考。
在光峰科创板IPO上市期间，台达对光峰发起“专利狙击”。敏芯科技向上海证券交易所递交科创板IPO申请之后，歌尔股份对敏芯科技发起“专利狙击”[6]。
某集团供应的资料显示，锂电池三期投产项目全部采用进口设备，引进多条高度自动化产线，锂电池生产全程实现自动化、数字化、智能化，达到行业最先进水平[7]。
在企业IPO进程过程中，或者引进重大的生产线设备，为了规避未知的专利风险和纠纷（合同对专利风险可以约定，但不排除纠纷），企业可以开展FTO分析项目未雨绸缪。
FTO分析项目的应用场景是全方位的，除了企业IPO、引进生产线等之外，企业更换赛道转向另一个行业，进入新的技术领域；企业市场从国内转向国外，进入新的国家；企业发现同行抄袭，欲望起诉同行担心自身被同行起诉等等；企业均可以开展FTO分析项目，以更好地应对企业的商业决策。
三、FTO操作流程
根据ISO56005国际标准的规定[2]，自由实施（FTO）分析的步骤：a) 通过披露表收集关于组织内部创新的信息。除其他因素外，理解技术范围、创新的本质和目标以及具体市场至关重要。确保发明的知识产权权属清晰，因为隐藏的所有权可能在后期引发所有权争议。b)根据属地原则，确定创新可能侵权的相关解决方案或知识产权权利的检索策略，确定相关关键词和/或专利分类，以有助于发现其他方可能拥有的任何相关权利。c) 将信息进行整合分析，审核研究结果，从识别阻碍及未来可能成为问题的其他方面评估信息。d) 在适当的法律考量下，根据与自由实施相关的业务风险和业务解决方案，开展法律方面的自由实施评估。考虑知识产权所有者的概况及相关的风险水平（例如，部分公司被认为是激进的）、知识产权权利状态、潜在的到期期限及影响风险分析的其他知识产权权利信息。e) 汇总潜在的知识产权问题及其解决方案，包括合作伙伴关系、无效、许可、规避设计。
基于上述信息，结合可用资源，做出关于创新和相关知识产权的决策（部署、停止、延迟或替代计划）。组织无法获得自由实施的绝对保证，但最小化风险可以为组织节省重要资源。
ISO56005标准对FTO的操作流程进行了概述，在实际操作过程中还需进一步细化，笔者结合实操的大量案例针对具体的操作流程进行论述：
第一步：详细的技术调研
要对目标产品进行详细的了解，如果情况允许，尽可能的在研发人员的辅助下进行技术拆解，并做好记录；技术方案要做到全面和深入的理解并梳理出若干技术方案，对技术方案的理解的准确度对后续的检索、筛选、比对等步骤均有不同程度的影响。
要对目标产品的销售区域进行限定，例如中国或者美国或者欧洲等，销售区域的限定相当于对检索的范围进行了固定。
除了上述调研外，对目标产品的技术发展路线进行全面调研、对竞争对手进行梳理、竞争对手的产品进行熟悉、目标产品的涉诉调研等均有利于FTO工作的开展。
第二步：全面深入的检索
在第一步确定完目标产品的技术方案后，及确定具体的检索范围后，就可以开展检索工作；对于检索的数据库、检索策略的制定、检索人员的分配、检索效果的校验等，对于如何保证检索的“查全”和“查准”，最好寻找专业的检索人员进行全面深入的检索。
全面深入的检索是FTO效果的保证；能否做到全面深入的检索比较考验专业的检索人员；理论上要把具体国家的全部有效的相关专利全部检索出来，考虑后期无效证据的收集、审查中的专利后期授权等因素，在条件允许范围内把所有文献均考虑在内。
第三步：准确的专利筛选
在第二步全面深入的检索基础上，要把检索出来的相关专利进行筛选，筛选过程就是大浪淘沙、去伪存真的一个过程，建议根据技术主题、技术分支、风险高低等维度逐层逐级的进行标签备注。
第四步：精准的侵权比对
在第三步准确的专利筛选基础上，针对不同主题、不同分支下的高危专利，按照专利侵权判定的标准，将高危专利与涉案产品进行侵权比对；该步骤最好具有专利诉讼经验的律师完成，以保证侵权比对结果的准确性。
第五步：可行的应对策略
根据第四步侵权比对分析的结论，采取不同的策略；在假定具有侵权风险的情况下，可以选择技术规避、无效宣告请求、专利许可、商业谈判等手段化解或降低可预测的风险。
针对上述五步操作流程，概括如下：
四、FTO操作注意事项
FTO项目的操作对项目人员要求比较高，下面从技术、专利、法律、经济四个维度进行讨论；
从技术角度来看，一个FTO项目一般具有落地或要落地的产品，产品所凝聚的技术是千变万化的，要求执行人员在技术储备上不仅具有宽度还要有一定的深度，能够以技术为切入点，理解产品、理解研发人员、理解专利的技术方案等。
从专利角度来看，项目执行人员的专利基础知识是全面的且准确的，不会因为对某个点的理解不准确而影响判断，例如优先权的成立与否与现有技术的关系等；专利基础知识比较庞杂，项目执行人员的基本功要扎实；专利检索技能，检索技能是检索技巧+检索能力，掌握基本检索理论和不同商业数据库的使用方法充其量也就是具有一定的检索技巧；对于检索能力的提高，依靠大量案例的实践，且要在不同的应用场景（专利审查检索、专利无效检索、公知常识检索等）下练习；专利分析技能，对专利文献公开的技术方案进行准确的识别、判断能力，避免看起来是目标文献，实际不是目标文献；或者看起来不是目标文献，实际是目标文献；专利检索技能和分析技能，可以按照一万小时定律来判断。
从法律角度来看，所有假定的风险均是依据侵权比对分析的结论来确定的，因此，保证侵权比对结果的准确性就格外重要，还有后期的应对策略，提出专利无效请求、现有技术抗辩、不侵权抗辩、赔偿证据的质证等均需要有一定的专利诉讼经验才能应对；例如不仅要看到授权的权利要求的保护范围，还要预料到可以修改的权利要求的保护范围；看的见的授权的权利要求的保护范围，其权利边界字面是清晰，公众的注意义务是相对明确的；但是权利要求在“进一步限定”范围内的若干修改方式，虽然权利要求的的保护范围没有扩大而变小，但是其修改的不确定性，对公众的注意义务带来很大挑战；其要求在专利风险尽调环节，社会公众对涉案专利权的保护范围均是以涉案专利修改前权利要求所确定的保护范围为基础，按照之前确权程序中所确定的修改原则及方式，合理预期通过修改涉案专利可能获得确认的权利要求所能确定的保护范围，以避免自己实施某一技术方案之时落入涉案专利权的保护范围而侵害涉案专利权[8]。
从经济维度来看，能够从知识产权的风险出发，对企业商业运营进行多角度分析；例如，风险专利对涉案产品的贡献率、涉案产品对营收的占比、专利风险对企业IPO进程的影响、在具体的专利许可或交叉许可过程中无形资产的定价等等。
上述四个维度之间不是独立的，相辅相成的关系；例如技术方案理解的准确性对专利检索、专利侵权比对有直接的影响，也就要求FTO分析人员在四个维度上不断进阶。
五、小结
FTO分析是一项比较复杂工程，可以按照一定的步骤和流程操作，对企业产品的专利风险进行体检、诊断，以期为企业最小化风险并节省资源；但是FTO在国内专利诉讼中的地位，能否作为抗辩故意侵权的证据，还有没有具体的案例，需要在实践中进一步证实；但是FTO可以作为商业秘密侵权诉讼中合法来源抗辩。
参考文献：
[1]新罕布什尔大学. FTO [P/OL]. (2011-2-17)[2011-2-17]. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_wk_ge_11/wipo_ip_wk_ge_11_ref_3_kowalski.pdf.
[2]国际标准化组织创新管理技术委员会. 创新管理-知识产权管理指南:ISO56005[S]. 北京: 中国标准出版社, 2023.
[3]华智众创（北京）投资管理有限责任公司. 高价值专利（组合）培育和评价标准：Q/JHZZC 001-2019[S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.
[4]路明慧.专利侵权惩罚性赔偿法律使用研究[D]. 山东：山东政法学院，2022.
[5]胡慧雯.论专利侵权的惩罚性赔偿制度[D]. 山东:山东大学, 2016.
[6]科创板电报. 光峰科技：公司起诉台达公司恶意诉讼行为[N/OL]. (2021-12-20)[2021-12-20]. https://www.chinastarmarket.cn/detail/898506.
[7]钜大LARGE. 天能30亿元扩锂电池生产线 跨过工信部产量新门槛[N/OL]. (2023-10-24)[2023-10-24]. http://www.juda.cn/news/255513.html.
[8]郭帅. 权利要求的“进一步限定”对专利申请、确权、维权阶段的影响及应对策略[J/OL]. (2023-4-13)[2023-4-13].微信公众号知产宝.
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
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