注册商标标识的选择策略

2021-06-09 09:44文章来源: 转中国贸促会网 (来源:中国贸易新闻网)
字体:【    】 打印

    商标是消费者识别商品或者服务来源的标识,对企业而言,其具有广告宣传、树立声誉、开拓市场等功能,是企业重要的无形资产。

    本文将从注册成功几率、使用灵活程度、打击侵权、被撤三风险以及商标成本五个方面,分别对初创企业和规模企业选择组合商标注册还是拆分商标注册提出建议。

    (一)从成本角度:组合商标的成本低于单一要素商标的成本

    组合商标包含了申请人拟使用的所有商标要素,因此从新申请阶段到注册后可能发生的变更、转让、续展、撤三答辩等费用仅限于一件整体注册的商标,成本较为低廉。若分别注册组合商标中的中文、英文、图形等要素,则需要申请的商标数量增加,后续费用亦会相应增加。

    (二)注册成功几率:因引证在先商标的驳回和缺乏显著性的驳回各不相同

    1.组合商标大于单一要素商标

    《商标法》规定,申请商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请。

    根据国家知识产权局的审查实践,在审查组合商标是否存在在先近似商标时,审查员不仅将组合商标作为一个整体来判断是否与在先商标近似,组合商标中的任一元素,如中文、英文、图形,均会从组合商标中分离出来,分别判断是否存在在先近似的商标。若组合商标中的任一元素与他人在先商标近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,组合商标即会被官方驳回。

    组合商标可能因为商标中的任何一个元素与他人在先商标近似而被驳回,因此引证驳回几率高于单一要素商标。在图形商标存在注册障碍时,可以考虑增加文字要素,以增加申请商标和引证商标的区别程度。

    2.组合商标小于单一要素商标

    《商标法》第11条规定了商标缺乏显著性的一些情形,包括仅有本商品的通用名称、图形、型号等的标志不得作为商标注册。例如,申请人在“服装”上申请注册文字“XXL”商标,因标志直接描述了服装的型号,会被审查员以缺乏显著性为由驳回。

    但若将缺乏显著性的文字“XXL”与一个具有显著性的图形组合作为图文组合商标申请注册,此时组合商标将会因图形部分具有显著性而通过审查,只是商标权利人对文字“XXL”不享有专用权。上述案例说明,组合商标中只要有任一要素具有显著性,即不会因缺乏显著性被驳回。而单一要素商标若缺乏显著性,则没有其他要素“挽救”。

    3.组合商标小于单一要素商标

    组合商标的使用便捷程度低于单一要素注册的商标。若组合商标中的任一元素发生显著变化,即需重新申请注册,否则使用经过改变的组合商标,将会有侵犯他人注册商标权的风险。此外,企业不得擅自拆分使用组合商标,例如仅使用组合商标中的文字部分,也会有侵权风险。

    在(2019)川知民终字154号一案中,引证商标所有人好医生公司起诉平安公司,主张平安公司使用“平安好医生”“好医生”商标,侵犯了其“图片”商标的商标权。该案中,被告的“图片”商标虽然整体上可与引证的“图片”商标相区分,但是拆分已经注册的组合商标,单独使用其中的汉字“平安好医生”因完整包含了引证商标,被认定为商标侵权。此案可以得出,申请人有权使用组合商标并不代表申请人可以自由使用组合商标中的任意部分,申请人若希望免于侵权风险,还是需将商标的单独要素分别注册。

    4.组合商标大于单一要素商标

    在连续三年不使用撤销商标案件中,商标所有人实际使用的商标的文字或者图形与注册商标不一致,导致原注册商标的主要部分和显著特征发生变化的,不能视为使用了注册商标,将会导致注册商标被撤销。

   因此,因组合商标的元素发生变化而未及时注册新商标,除了存在侵权风险之外,还有注册商标被撤销的风险。假若商标中的汉字和英文部分分开注册,那么使用“鐵力士 LISHIX”,应当可以维持“鐵力士”商标的注册,不会导致权利人丧失全部商标权利的后果。

    5.组合商标有时可发挥独特作用

    若企业实际使用了组合商标,因组合商标的整体识别性较高,许多仿冒者通过模仿组合商标的排列组合方式,使得仿冒商标与正牌商标的整体外观近似,导致误导消费者的效果。若此时企业缺少注册的组合商标,将会增加维权成本。

    在(2019)鄂03民初223号商标民事侵权纠纷一案中,原告是“汤臣倍健”“图片”商标的权利人,被告注册了“汤臣卫士”纯文字商标。在实际使用的过程中,被告故意将注册商标变更为“图片”的组合商标的形式,向原告实际使用的商标靠近。法院认为,被控侵权标识与引证商标的构成要素相同,在图形的构图及颜色、中文文字及英文字母的排列方式、各要素组合后的整体结构上相同或近似,结合引证商标的知名度,足以认定被控侵权标识容易造成混淆、误认。

    使用组合商标作为权利基础可以减轻原告的举证负担。该案再次说明组合商标的注册在民事侵权案件中有时可发挥独特作用,建议权利人按照实际使用状态申请注册组合商标,为打击侵权建立权利基础。

    综合以上分析,本文认为选择注册商标标识的首要原则是申请注册实际使用的商标。若企业使用或者打算同时使用组合商标以及单一要素商标,那么在没有明显注册障碍的前提下,企业有必要同时申请注册二者。

    对于初创企业而言,若企业存在预算限制、且有尽快获得商标权的需求,建议企业为拟使用商标进行全面检索、分析注册成功几率,挑选注册成功几率最高的文字商标进行注册。企业应注意规范使用商标,防止侵犯他人注册商标权,后续再考虑补充注册其他形式的单一要素商标和组合商标。

    对于规模企业而言,若企业有实际使用组合商标的需求,即使有注册障碍,也建议企业委托专业代理机构,尽力克服注册障碍、获得组合商标的注册,为打击仿冒侵权行为建立坚实的商标权基础。鉴于文字商标的使用需求较大,同时建议企业申请注册组合中的文字商标。

浏览次数: